의뢰받는 상표 중 상당수에 해당하는 상표들이 이 규칙을 만족하지 못하고, 출원을 의뢰합니다. 물론 이런 경우, 우리는 이유를 설명하고, 다른 상표로의 전환을 제안합니다. 실제로 상표가 거절되는 이유의 약 30%가 이 규정을 위반했기 때문입니다. 여러분은 이 글을 읽고 난 이후에 이러한 거절 이유를 극복할 수 있습니다.
준비 개념 : 상표는 ‘특징부’를 반드시 포함해야 한다.
이것은 상표의 기능이 다른 회사와 우리 회사를 구분하기 위해 사용되는 것이기 때문입니다. 상표는 기본적으로 제품이나 서비스의 출처를 나타내는 말입니다. 따라서 필수적으로 ‘자타상품에 대한 식별력’을 가질 것을 법률적으로 요구하고 있습니다(상표법 제33조 제1항). 법률상으로는 ‘식별력’이라는 용어를 더 많이 사용하지만, 여기서는 좀 더 이해하기 쉽게 ‘특징부’라는 단어로 설명합니다.
이러한 ‘특징부’는 소비자가 이러한 ‘특징부’를 인지하여,특정 상품 또는 서비스의 출처를 인식할 수 있음을 의미합니다. 특히 이것은 ‘상대적인 개념’이며, 어떠한 제품에 상표를 사용했을 경우, 불특정된 다수의 상표들과 구분될 수 있는 것을 의미합니다.
네이밍의 재료가 되어서는 안되는 단어.
이것은 상표법상 독점되지 않는 단어입니다. 간단히 정리하면 아래와 같습니다.
1. 단순히 ‘좋음’을 의미하기만 하는 단어
2. 해당 분야를 직접적으로 지칭하는 단어
3. 상품이나 서비스의 특징을 나타내는 단어
4. 비교적 단순한 단어
이제 구체적인 예시를 들어 살펴보겠습니다.
1. 단순히 ‘좋음’을 의미하기만 하는 단어
여기에 해당하는 단어는 ‘굿(GOOD)’이나 ‘베스트(BEST)’, ‘프리미엄(PREMIUM)’ 등이 될 수 있습니다. 이것은 상표에 포함되는 경우 특징부로 보지 않습니다. 또한 단독으로 출원이 불가 합니다. 이러한 단어는 꼭 필요한 경우가 아니라면 상표의 네이밍에 사용하는 것을 추천하지 않습니다.
2. 해당 분야를 직접적으로 지칭하는 단어
여러분은 ‘크로플’을 아시나요? 크로와상과 와플을 결합한 형태의 제품인데, 이것은 실제로 판매하는 상품에 대한 일반적인 명칭입니다. 만일 사전에 없더라도, 일반적인 시장에서 그러한 상품을 지칭하는 말로 사용된다고 하면, 여기에 해당합니다. 여러분은 단순히 사전을 검색함으로써 여기에 해당하는 지를 판단할 수 있습니다.
3. 상품이나 서비스의 특징을 나타내는 단어
‘호박 아이스크림’이 있다면, 여기서 재료를 나타내는 ‘호박’(재료가 아니면 ‘호박 모양’ 아이스크림일 수 있겠습니다.), 인공지능과 관련된 서비스인 경우 ‘AI’라는 단어가 여기에 해당합니다. 이것은 해당 업계에서 누구든지 사용할 수 있어야 하기에, 독점시키지 않습니다. 상표는에 이러한 단어를 포함시킬 수 있으나, 특징부로 인정하지 않습니다.
추가 설명 – ‘직접적인 성질’과 ‘간접적인 성질’
상표법상으로는 독점 되지 않는 단어를 ‘직접적인 성질을 가지는 단어’로 한정하고 있습니다. 이것은 ‘간접적인 성질을 표현하는 단어’는 가능하다는 것을 의미합니다.
쉬운 예로는 ‘페이스북(사진첩)’이 있을 수 있습니다. 이것은 대학생들이 학년초에 서로를 잘 알 수 있도록 학교에서 배포하는 얼굴 사진이 담긴 사진첩을 의미합니다. 온라인 SNS 서비스로는 ‘간접적인 성질’을 인정 받았습니다.
어떤 것이 ‘간접적인 성질’이고, 어떤 것이 ‘직접적인 성질’인지를 구분할 수 있을까요? 이러한 가이드가 제시되어 있지만, 일반인의 입장에서는 바로 적용하기는 힘들 수 있습니다. ‘직접적인 성질’은 위에 예시한 것처럼 재료, 효과, 형태 등으로 어느 정도 구분할 수 있을 수 있습니다. ‘간접적인 성질’은 판단이 다소 어려운 단점이 있습니다.
‘간접적인 성질’의 내용은 전문가에게 2차 의뢰를 하거나, 경우에 따라서는 실제로 심사를 받아야 알 수도 있습니다.
4. 비교적 단순한 단어
‘100’, ‘365’, ‘123’, ‘ABC’ 등의 단어나, 일반적으로 우리에게 알려진 알파벳 2자의 상표들이 이에 해당합니다. 한편, 한국 법에서는 ‘용’과 한글의 1자의 경우에는 단순하지 않은 것으로 봅니다. 여러분이 생각하는 ‘LG’, ‘GS’, ‘HP’ 등은 상표법 상으로는 그렇게 좋은 상표는 아닙니다.
판단시 유의점 : 사전에 기재된 단어를 기준으로 함.
이러한 모든 단어는 ‘사전에 등재되어 있는 단어’ 혹은 ‘시장의 수요자들이 사용하는 언어(최근에는 입증가능한 SNS나 인터넷 포털의 검색 결과를 쓰고 있습니다.)’와 정확하게 일치하여야 합니다. 만일 조금이라도 변형된 단어를 사용한다면, 특허청은 이 규정을 적용하지 못합니다.
예를 들어, ‘크로플’이 사용되고 있다면, ‘크로핑’는 이러한 식별력 없는 명칭에 해당하지 않습니다. 이것은 사전에도 없고, 사람들이 사용하고 있지도 않기 때문입니다. 따라서, 이것은 상표의 특징부가 될 수 있습니다. 만일 필요하다면 약간의 변형을 통해서, 상표의 특징부를 만들 수 있습니다. 이것은 상표를 만드는 시작점이 될 수 있습니다.
언급된 단어를 꼭 추가해야 한다면?
만일 이러한 단어가 상표에 꼭 추가되어야 한다면, 위에 언급된 단어들은 상표를 만들 때에 주된 재료가 되어서는 안됩니다.
‘대한’이라는 상표를 사용하는 것 보다는, 이러한 회사가 항공사인 것을 밝히기 위해 ‘대한항공’이라는 상표를 사용하는 것은 괜찮지만, 특허청에서는 ‘항공’은 제외하고, ‘대한’에 주목합니다. ‘팔도 비빔면’이라는 상표에 있어서도, ‘비빔면’은 단순히 상품이 어떤 상품이라는 것을 밝히기 위해 사용된 상표이지, 실제로는 ‘팔도’가 상표의 특징부가 됩니다.
이렇듯 좀 더 상품을 명확하게 이해시키기 위해 ‘부가적인 부분’에 이러한 단어들을 사용할 수 있을 뿐이지, 상표의 주요 부분이 되는 경우에는 등록이 어려울 뿐 아니라 많은 단점을 가지고 있습니다.
결론 : 특징이 되는 단어를 재료로 하여 브랜드 네이밍을 진행하여야 합니다
네이밍의 초기에 재료가 되는 단어로 시작하면, 상표를 결정하는 데에 많은 시행착오를 줄일 수 있습니다. 애써 고민한 상표들이 애초에 등록되지 않는 상태라면, 처음부터 다시 시작해야 할 수도 있기 때문입니다.
여러분은 상표를 등록시키지 않고, 사용할 수도 있습니다. 이 경우 상표법상으로 이것이 독점가능한 단어인지, 등록이 가능한지를 평가하지는 않습니다. 이 경우에 위에 해당한 상표들이 아닌지 확인하고 사용을 시작해야 합니다.
만일, 이러한 단어들로 상표를 만들어 사용하고 있다면, 1)‘상표권 획득’ 어려울 수 있고, 이것은 모방 상표를 막을 수 없다는 것을 의미합니다. 한편으로는, 2)경쟁사와 우리 회사의 상품의 구분이 모호질 수 있습니다. 경우에 따라서, 3)이러한 유사한 상표들은 잠재적으로 법률적인 문제점을 가지고 있으며, 머지않아 분쟁의 소지가 될 수 있음을 의미합니다. 마지막으로 높은 수준의 퀄리티를 판매하는 회사에 있어서, 4) 브랜드 관리에 치명적인 약점이 될 수 있습니다.
결과적으로 이러한 모든 문제를 사전에 막을 수 있는 방법은 ‘특징부’가 될 수 있는 단어인지, 아니면, ‘독점 불가 단어’ 인지를 먼저 구분하고, ‘특징부’가 될 수 있는 단어들 사용하여 상표를 만드는 것입니다. 이러면 많은 시행착오를 줄일 수 있고, 더 나아가 등록에 유리한 형태의 상표를 만들 수 있습니다.
