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성균관대 VS Pinterest 미국 특허소송

pinterest

사건에 관한 개요

세계적인 인터넷 서비스 회사인 핀터레스트의 사용자 취향에 적합한 콘텐츠 제공 서비스에 대해 성균관대학교는 자사의 미국 보유 특허인 8,639,687를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였습니다.
제기 법원캘리포니아 연방 법원
담당 사무소Atkins & Davidson APC
담당 변호사Todd Christopher Atkins

성균관대는 Pinterest가 2014 년 등록받은 미국 특허를 침해했다고 주장하였습니다. 이 특허는  “[a] 사용자의 검색어와 관련된 콘텐츠 세트를 찾는 방법”을 검색하는 방법을 다룹니다.  

본 사안에서, Pinterest 측은 성균관대의 침해 이론을 ‘이해하기 어렵다’고 답변한 바 있습니다.  

특히, 지난 1월 마무리된 디스커버리(소송을 위한 증거 게시 작업)이후에, 성균관대학 측이 사진 공유 웹 사이트가 실제로 사용자 컴퓨터에 저장된 쿠키를 사용하여 프로필을 유지하고 있다는 증거를 제출할 수 없었다고 밝혔습니다.

이와 연계하여 Pinterest는 또한 학교 특허의 주장이 선행 기술 주장 모음에 의해 무효화되었다고 주장했지만, 화요일 Cousins ​​판사는 특허의 유효성에 대한 판결은 거부하였습니다.

성균관대 측은 소송의 말미에, 새로운 침해 이론을 제기하였으나, 법원은 이러한 주장을 받아들이지는 않았습니다.

 

본 사건은 성균관대학교 측에서 본격적인 특허 분쟁을 위한 소송은 아니었던 것으로 판단됩니다. 대신, 학교 측에서 진행되는 사건들이 해외 특허 소송을 진행할 만큼의 특허 준비가 되었는가는 되돌아 볼 필요가 있습니다.

특허 소송에 필요한 명세서

물론 모든 특허들이 향후 제기될 수 있는 특허 소송에 대한 만반의 준비를 가지고 출원될 수는 없습니다. 저마다의 목적이 있고, 일반적인 특허 출원 전략에도, 1) 상대방의 등록을 막는 방어출원, 2) 등록 후 의미가 없어진 특허, 3) 국내용 특허, 4) 회사에서 전략적으로 진행하는 해외 특허 등 다양한 카테고리가 있기 때문입니다. 하지만, 국제거으로 소송을 진행할 만큼의 의미있는 특허라면 아래의 사항을 더 준비해야 할 것입니다.

  • 특허 소송에 대비할 수 있는 명세서

중요한 특허에 필요한 사항

1. 면밀한 선행기술 조사

일반적으로 제기되는 특허 소송의 50%가 무효가 되는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 비단 우리나라 뿐의 문제가 아니라, 전세계적으로 특허 소송이 진행되는 경우, 이러한 권리 자체를 무효로 하는 것은 소송을 당하는 입장에서는 문제의 소지를 확실히 제거할 수 있기 때문에, 매우 편리한 방법입니다.

이것에 대비하려면, 출원 단계에서 선행기술조사를 면밀히 진행해야 합니다.  만일 특허가 중요하다면, 전문적인 업체에 별도로 의뢰하는 것도 하나의 방법이 될 수 있고, 우리의 특허를 방해할 만한 다른 선행특허가 없다는 것을 충분히 확인하고 진행하는 것이 무엇보다 중요합니다.

2. 다양한 실시예에 대한 검토

앞서 성균관대학의 특허는 2007년도에 출원된 사건입니다. 그리고 실제 소송이 이루어진 것은 이로부터 약 10년 이상 지난 시점입니다.

최초 발명자가 기본적인 원리를 개발하였다고 하더라도, 이것은 다양한 변형에 의해 변화되어 사용될 수 있습니다. 최초 사용형태만을 우리의 권리범위에 포함하여 출원했을때, 만일 상대방이 이것과 약간 다른 형태의 제품이나 서비스로 사용한다면, 특허의 침해에 해당하지 않을 수 있습니다.

따라서, 가능한 한 다양한 변화와 적용성에 대한 검토가 필요합니다. 만일 이 특허가 10년 이상 회사에 기여를 할 수 있을 정도로 중요한 경우라면, 다양한 형태로 변화하여 적용되는 것에 대한 검토가 필요하고, 이러한 내용이 특허에 반드시 담겨 있어야 합니다.

3. 전문적인 번역

번역 또한 중요한 요소가 아닐 수 없습니다. 특히, 미국과 같은 해외 국가에서 소송이 진행될 가능성이 높다면, 보다 전문적인 번역을 진행하는 것이 유리합니다. 필요하다면, 현지 대리인의 추가적인 리뷰를 진행할 수 있고, 이러한 전문적인 번역은 특허의 권리범위를 보다 명확하게 하는 기능이 있을 뿐 아니라, 이외의 사항들에 의해 거절이나 무효가 되는 것들을 방지할 수 있습니다.

4. 전문적인 소송

역시 소송을 진행하는 것에서, 믿을 수 있는 전문적인 소송 대리인을 선정하는 것이 중요합니다. 자칫 너무 낮은 비용으로 진행하는 소송에서는 해당 업계의 주니어 변호사가 담당하게 될 수도 있습니다. 이러한 경우에는 실제 특허에 대한 내용이 아니라 사소한 실수로 우리에게 불리한 판결을 얻게될 리스크가 있습니다.

SKKU vs Pinterest

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