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제3자 무단 선점된 상표권 무효 심판

사건에 관한 개요

고객사는 협소한 범위의 상표권을 먼저 출원하여 등록받고 있었지만, 나머지 류에 대해서는 출원을 진행하지 않고 있었습니다. 이에 제3자가 출원하지 않은 류에 대해 상표권을 출원하여 권리행사를 하려고 한 사건입니다.
상표법제34조 제1항 제20호
소요 시간10개월
담당 변리사이광재 변리사

많은 스타트업의 기업이 초기에 상표가 중요하다는 것을 인지하고 있기 때문에, 사업과 거의 동시에 상표권을 준비하고 출원합니다. 그리고 수많은 투자를 받는 기업이라면, 회사의 브랜드를 보호할 수 있는 상표권이 충분한 수준에서 보호하고 있는지를 확인할 것입니다.

하지만, 회사가 일정 수준 이상으로 너무 급격하게 성장하는 경우, 이러한 지재권의 보호가 충분히 이루어지고 있는지를 감지하기가 어렵습니다. 특히, 많은 스타트업 기업들이 수백억원 단위의 투자금을 받으면서도, 상표권에 취약한 상태를 그대로 유지하는 것은 어렵지 않게 볼 수 있습니다.

상표권은 브랜드 자체의 인지도가 없는 경우와 인지도가 높은 경우로 나뉘어 보호받을 수 있습니다. 인지도가 없는 경우에는 반드시 상표권을 등록받아야만, 자신의 브랜드로 인정받고, 제3자에게 독점권을 행사할 수 있습니다.

인지도가 있는 경우에는 상표권이 특허청에 등록되어 있지 않더라도, 제한적인 범위에서 이를 보호하여 줍니다. 이것은 재산권으로서의 상표권을 보호하는 의미가 있을 뿐 아니라, 일반인의 피해를 막을 수 있도록 하기 위함입니다.

 

가장 문제가 되는 경우는, 인지도가 없는 상태에서 급격하게 인지도가 높은 상태로 성장한 기업인데,  만일 제3자가 출원한 경우에는, 상대방이 상표권을 보상받기 위한 금액이 커지면서, 높은 인지도로 인해 일반인에게 피해를 막기위한 규정들에도 해당하지 않기 때문에, 어떤 쪽으로도 보호가 힘듭니다.

승소를 위한 쟁점 사항

본 상표는 등록되지 않은 상표권을 무효로 해야 하는 사안이었기 때문에, 미등록 상표권의 보호 규정인 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호를 적용받아야 했습니다. 

상표법 제12호 및 제13호의 경우, 상표권 사용이 유명한 상태에 이르렀음을 주장하여야 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호의 적용을 받을 수 있습니다.

상표법 제34조 제1항 제12호는 현재 사용하고 있는 분야가 유사한 경우에 적용될 수 있고, 상표법 제34조 제1항 제13호는 현재 사용하고 있지 않은 분야에도 적용받을 수 있어, 제13호를 적용받은 것이 유리한 상황이었습니다.

  • 상표법 제34조 제1항 제12호
  • 상표법 제34조 제1항 제13호

진행 사항

1. 상황 분석 및 법률 검토

현재 미등록된 상표의 인지도 조사 및 법률 적용 가능성에 대해 분석하였습니다.

2. 유리한 증거의 수집

최대한의 매출 상황, 사용 증거 등을 증명할 수 있는 각종 증거 자료들을 수집하였습니다.

3. 상대방의 불리한 증거 자료 수집

본 건의 경우 상대방의 특이한 행위가 소송의 결과에 매우 큰 역할을 담당하였는데, 담당 변리사의 기지로 상대방에게 매우 불리한 증거자료들을 획득할 수 있었습니다.

4. 추가 소송의 진행

본 건과 관련된 상표권이 추가로 존재하였고, 본 소송과 관련하여 입수된 상태측의 불리한 증거들을 이용하여 추가 소송을 진행하였습니다.

소송의 결과

소송 당시, 고객은 상표권 1개류만이 등록된 상태였습니다. 스타트업 고객사의 업무 범위는 3~4개류에 걸쳐서 진행되어 왔는데, 등록받지 못한 다른 분류에 대한 상표권을 상대방이 등록받은 상태였습니다.

이중 일부는 직접적인 관련이 있는 것이어서, 상표법 제34조 제1항 제12호에 관련된 것이고, 다른 관련성 없는 상표권은 제34조 제1항 제13호에 관한것으로 적용 받아야만 모두 상표권을 무효로 하고 되찾아 올 수 있었습니다.

결과적으로는 상대방의 모든 상표권을 무효로 하였고, 이를 우리의 상표권으로 되찾아 올 수 있었습니다. 

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만일, 급한 용무가 있으신 경우에는 유선전화로 연락 부탁드립니다.

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